Marcas no tradicionales, el reto de los sentidos

El autor, Javier Augusto Téllez Navarro, socio director del área de Propiedad Intelectual en Escudero Irra & Asociados nos habla de los retos que representan las marcas no tradicionales.

Con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial vigentes a partir del 10 de agosto de 2018, se redefinió el concepto de marca contenido en el artículo 88 de la mencionada ley, para entender como tal, a “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado. Diferenciándose del anterior concepto que, si bien es cierto, atendía exclusivamente a representaciones visuales, es decir, a signos que únicamente se representaban gráficamente, ya sea a través de la escritura (palabras o números no aislados, nombres propios), dibujos o formas tridimensionales y la combinación posible entre éstos, solo podría analizar o estudiar la identidad o similitud en grado de confusión, a básicamente tres aspectos: el gráfico, el fonético y el conceptual.

Ahora bien, al abrir la posibilidad de poder obtener el registro de marcas no tradicionales, como generalmente se les ha denominado en el ámbito de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá contar con la infraestructura tecnológica y personal altamente capacitado para analizar, estudiar y determinar la identidad o similitud, o bien, el grado de confusión que el público consumidor promedio, no el especializado, pudiera caer en el error ante una supuesta invasión a los derechos de propiedad industrial de terceros.

Anteriormente, o mejor dicho con las marcas tradicionales, con la representación gráfica era suficiente para determinar si existía, en el caso de marcas innominadas, similitud en grado de confusión a primer golpe de vista, o bien, si gráficamente pudiera inferirse alguna aproximación conceptual.

En el caso de marcas denominadas mixtas, es decir, cuya representación es una denominación y un logotipo, o bien, una palabra con ciertos caracteres o colores o formas tridimensionales con alguna denominación se atendía además de los aspectos gráfico y conceptual, el aspecto fonético. Consiguiendo que nuestra Suprema Corte de Justicia, emitiera diversos criterios para determinar la similitud en grado de confusión entre marcas, obteniendo varias tesis jurisprudenciales y, no menos, jurisprudencias sobre la protección de los derechos marcarios a los titulares de estos y la protección al público consumidor, eliminando con esto prácticas desleales de comercio.

De las marcas no tradicionales, uno de los grandes retos será “la objetividad”, otro, y como siempre lo ha sido, la capacitación de los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Recuerdo con gratitud y afecto, cuando era examinador y asesor jurídico de la Dirección de Marcas en el año 2000, tuve la oportunidad de atender un curso de capacitación en la otrora Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) hoy EUIPO Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, por sus siglas en inglés, en Alicante, España, fue ahí donde empezamos a escuchar sobré estos tópicos y la problemática que tenían los examinadores de la OAMI para determinar: a) la distintividad de la marca y, b) si ésta incurría en alguna nulidad, es decir, que el signo perceptible por el sentido respectivo, no describa o evoque al producto en si mismo o al servicio.

Aquí es precisamente donde la objetividad puede perder su esencia, ya que, en el caso de las marcas olfativas, y en correlación a la definición de marca de la Ley vigente en la materia, la representación clara y precisa de un olor, para determinar que éste no es el aroma en si mismo del producto, cae invariablemente en manos de la subjetividad. Tal como se lo ha planteado la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ¿Cómo representamos visualmente un olor?, con una formula química, no, ya que estaríamos representando la sustancia que da origen al aroma, más no a éste; una descripción verbal, tendría que ser muy exacta para que el público consumidor al escuchar dicha descripción pudiera recordar e identificar el producto que protege la marca olfativa , altamente subjetivo, poco demostrable y, de conseguirse, una protección muy endeble.

Tenemos que recordar que, el bien jurídicamente a proteger con la concesión de un registro marcario, además de los beneficios que trae consigo al titular de la marca, es proteger al público consumidor y promover la sana competencia entre competidores en el mercado. La marca olfativa debe de tener un efecto en el público consumidor que, sin tener éste, otro medio identificador (el producto en sí mismo en sus manos, con el signo distintivo identificable en el envase o empaque), pueda, con el simple aroma, recordar e identificar el producto y más aún al titular o empresa que lo comercializa, para poder diferenciarlo de otro de su misma especie o clase en el mercado.

Existen aparatos que pueden identificar olores, presencia de gases tóxicos y representarlos en un cromatógrafo, tal vez en caso de un procedimiento de oposición, nulidad o infracción pudiera ser una prueba idónea, sin embargo, el grado de certeza y la infraestructura tecnológica dista de los deseos de obtener una verdadera y eficaz protección.

Respecto a marcas sonoras, tenemos la ventaja de la representación gráfica de éstas por medio de oscilogramas, sonogramas o a través del pentagrama común, en donde la exactitud de estos aparatos o su ejecución acorde al pentagrama es de precisión matemática, obviamente el sonido no debe ser en sí mismo la representación del producto, como por ejemplo el sonido de un instrumento musical para proteger instrumentos musicales, pero sí puede concederse un sonido para distinguir, por ejemplo, servicios jurídicos.

Con las marcas gustativas, tenemos el problema de la distintividad real en cuanto al producto, con respecto al público consumidor, es decir, el consumidor únicamente podrá degustar, conocer y determinar el sabor de un producto determinado cuando éste lo adquiera y, por ende lo saboree, pero antes no, por lo que la distintividad tendrá que estar supeditada a una marca tradicional, en donde el consumidor podrá distinguir y diferenciar el producto que compra de otro de su misma especie o clase en el mercado.